Q. 오늘은 기존 인기 브랜드를 따라하는 소위 미투 브랜드에 대해서 말씀해 주신다구요.

새로운 사업을 처음부터 구상하는 것은 어려운 일입니다. 열심히 노력하여 새로운 상품을 출시해도, 시장은 이러한 노력을 배신하는 일이 흔합니다. 그렇기 때문에 시장을 개척하는 원조가 되기보다는 1위 업체를 따라하여 실패할 위험을 줄이고, 뒤늦게 시장에 합류하는 것이 합리적인 선택일 수 있습니다.

​미투(Me-too) 전략은 오리지널 제품과 비슷한 제품을 출시하여 인기 있는 브랜드의 인지도에 편승하는 전략으로 경영학 이론에서도 소위 ‘벤치마킹’이라는 표현으로 오랜 기간 인정받아온 경영전략이기도 합니다.

​식품업계를 비롯한 다양한 업계에서 히트 제품을 따라 비슷한 제품을 출시하고 있으며, 심지어 미투 제품이 오리지널 제품보다 인기를 얻는 경우도 많습니다.

오늘은 이 문제를 조금 다뤄보도록 하겠습니다.

Q. 그렇다면, 후발주자의 미투 전략에 어떤 법적인 이슈가 있나요.

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때로는 모방을 통해 창조적인 아이디어가 탄생하기도 합니다. 다양한 예술가들은 자신이 존경하는 작가와 작품에 영향을 받아 의도적으로 원작과 비슷한 창작물을 만들어 내기도 합니다.

하지만, 벤치마킹이라는 미명 하에서 많은 모방들이 일어나고 있는 것이 현실입니다. 그리고, 그 과정에서 많은 후발주자들이 선발주자들의 지식재산권을 침해하여 법적 분쟁에 휘말리고 있습니다.

​Q. 대표적인 예시를 들어 설명을 해 주시면, 좀 더 이해가 쉬울 것 같습니다.

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미투 제품은 주로 상표권과 관련하여 문제를 발생시키는데요, 국내의 대표적인 사례는 초코파이입니다.

1970년대 오리온이 출시한 초코파이가 인기를 얻게 되자, 롯데제과, 해태제과 등의 경쟁사들은 다양한 종류의 초코파이를 출시하기 시작하였습니다.

그런데 최초로 초코파이를 출시한 오리온은 ‘초코파이’가 아닌 ‘오리온 초코파이’에 대해 상표권을 등록하였을 뿐이어서, 다양한 후발주자의 ‘초코파이’ 상표 사용을 막을 수 없었습니다.

이후 수많은 초코파이들이 시장에 난립하며 소비자들은 ‘초코파이’라는 단어를 상표로 인식하기보다는 제품의 일반적인 명칭으로 인식하기 시작하였습니다. ‘초코파이’를 원형의 작은 빵과자에 마쉬맬로우를 넣고 초콜릿을 바른 과자류를 지칭하는 보통명칭으로 인식하게 된 것입니다.

후발주자들은 선발주자의 상표권 등록의 빈틈을 파고들어 이제는 ‘초코파이’라는 제품의 명칭을 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 된 것입니다.

​Q. 선두업체를 따라하여 발생할 수 있는 법적 문제들이 상표권 외로 다른 부분도 있나요

미투상품을 출시하는 후발주자들은 항상 여러 법률 분쟁의 위험 속에 있습니다. 특히, 선발주자의 오리지널 제품이 상표권 외로 디자인 등 별도의 지식재산권으로 보호받고 있는 경우에는 더욱 주의가 필요합니다.

​최근 ‘뻥이요’ 제품의 상표와 디자인을 모방한 ‘뻥이야’ 제품을 제조, 판매한 대표가 징역형을 선고받아 화제가 되었습니다.

부정경쟁방지법에서는 타인의 제품을 모방하거나, 무단으로 사용하는 것을 금지하고 있으며, 징역 3년 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

즉, ​타인의 아이디어나 제품을 모방하는 행위는 선발 주자가 등록한 영역에 따라 특허권, 상표권, 디자인권 침해로 인정될 수도 있습니다.

​최근 개정된 법률에 따르면 특허, 상표, 디자인 침해의 고의성이 인정되면 손해액의 최대 3배까지 배상하게 되므로 더욱 각별한 주의가 필요하게 되었습니다.

Q. 후발 주자가 꼭 동일하지 않더라도 기존 상표와 비슷한 상표를 사용하는 경우 상표권 침해로 볼 수 있나요.

특히 요식업 분야에서 프랜차이즈 사업 경쟁이 심화하면서 상표와 관련된 ‘미투 브랜드(me-too brand) 관련 소송이’이 잇따르고 있습니다. 이른바 ‘카피 브랜드(copy brand)’에 대해 강력 대응하겠다는 기조가 짙어지면서 유통업계가 상표권 분쟁으로 뜨겁게 달아오르고 있는 것입니다.

기존 상표와 후발 주자의 상표가 유사하더라도 소비자 입장에서 동일 상표로 오인가능성이 있다면 상표권 침해로 볼 수 있습니다.

Q. 상표의 오인이나 혼동가능성의 판단 기준은 무엇인가요.

결론부터 말씀드리면, 오인가능성은 결국 ‘수요자 중심’이라는 대원칙에 입각하여 소비자 입장에서 오인할 가능성이 있는 지 여부를 판단하게 됩니다.

통상 상표 유사 판단 여부 기준이 되는 △외관 △호칭 △관념(사람들의 인식) 등 세 가지 항목에서 유사성이 있으면, 침해라고 봅니다.

그런데 기계적 유사성(추상적 오인혼동)이 아닌 ‘구체적 오인혼동’ 여부를 확인해야 한다는 점이 중요한데요, 즉 외관 등이 비슷함에도 불구하고 수요자가 실제 오인 또는 혼동을 해야 침해로 인정됩니다.

아무리 객관적으로 봤을 때 유사하더라도 실제 소비자가 잘 구분하고 있고 혼동하는 사람이 없다면, 유사하다고 볼 수 없어서 이러한 경우 상표가 유사하더라도 상표권 침해라고 보지 않습니다.

Q. 상표권 침해가 아니더라도 유사브랜드가 난립한다면 원조 업체와 해당 가맹점의 피해는 치명적일 수 있겠습니다.

프랜차이즈 업계에서는 특별한 기술이나 요건이 필요치 않아 시장 진입 장벽이 낮은 만큼 모방사례도 너무 잦게 발생하고 있습니다.

'소위 ‘뜨는 브랜드’가 겪는 문제 중 가장 큰 문제가 미투 브랜드의 난립이었는데요. 국내에서 100개 이상 매장을 운영 중인 프랜차이즈 본부라면 피해갈 수 없는 것이 바로 미투 브랜드이란 말도 나오고 있습니다.

일례로 지난 2000년대 초 맥주 프랜차이즈로 유명세를 탔던 쪼끼쪼끼도 이 같은 피해를 겪은 업체 중 하나인데요. 당시 쪼끼쪼끼는 전국 가맹점 230개를 보유할 정도로 유망한 브랜드 중 하나였습니다.

‘쪼끼쪼끼’는 유사브랜드들로 인해 피해를 입었다며 소송을 제기해 대법원 판결까지 진행, 승소했습니다. 하지만 수년에 걸쳐 진행된 소송 결과 상호는 지켰지만 이미 맥주시장의 트렌드는 바뀐 후여서 전성기 때의 매출규모는 찾을 수 없게 되어서 결국 시장에서 자취를 감추게 되었습니다.

스몰비어의 원조 봉구비어 역시 수많은 미투 브랜드로 상표권 분쟁을 겪었고 전국을 강타했던 불닭전문점의 퇴출에서도 미투 브랜드의 폐해를 엿볼 수 있습니다. 2000년대 초중반 불닭 메뉴를 앞세운 프랜차이즈가 다수 등장했지만 브랜드 난립으로 어느 한 곳도 살아남지 못했습니다. 독자적인 메뉴 개발 없이 외형만을 카피해서 만든 브랜드가 난립하면 결국 원조의 신뢰성마저 무너져 결국 시장에서 외면 받게 되는 것입니다.

Q. 미투 브랜드를 원조 브랜드로 알고 이용하는 소비자 뿐 아니라 미투 브랜드 가맹점주의 피해도 있을 것 같습니다.

유사 미투 브랜드들은 창업시장에서 유행하는 업종으로 비슷한 상호와 메뉴를 빠른 속도로 베껴내서 인기에 편승하는 것이 특징입니다.

때문에 단기간에 많은 가맹점을 유치하기 위해 가맹비가 원조 브랜드 보다 저렴한 경우가 많습니다. 그리고 이렇게 상대적으로 저렴한 가맹비만 받고 사업주를 유치한 이후에 제대로 관리가 되지 않는 유사브랜드에 속아 피해를 입는 창업자들의 사례도 적지 않습니다.

일부 프랜차이즈 업체들이 가맹비와 인테리어비용 등 일회성 수익을 목적으로 가맹점 관리보다는 신규 가맹을 유치해 가맹비와 인테리어비용을 벌겠다는 의도에서 뜨는 브랜드 만을 신속하게 베껴냈기 때문에 어찌보면 당연한 수순이기도 합니다.

그리고 이런 유사브랜드는 결국 프랜차이즈 시장 전반에 악영향을 미치게 되는 것이죠.

Q. 많은 노력을 통해 만들어진 브랜드 가치가 미투 브랜드로 인해 훼손되는 안타까운 일이 없었으면 좋겠습니다. 이만 정리 말씀 부탁드립니다.

사업자들의 건전한 양심에만 맡기기에는 이러한 미투 브랜드 들이 현재까지도 창궐하고 있고, 일반 소비자들 사이에서도 어디가 원조 브랜드 인지를 헛갈려 하는 경우도 맣은 것입니다.

정치권에서도 이 같은 문제의 심각성을 공감하는 토론회가 열리기도 했는데요. 얼마 전 국회에서 ‘가맹사업 미투 브랜드 난립 방지를 위한 정책 토론회’가 대표적입니다. 미투 브랜드 난립 방지라는 프랜차이즈 본부에 꼭 필요한 주제를 다뤘다는 점만으로도 의미 있는 토론회였는데, 이러한 문제가 점차 공론화 되어 최소한 가맹사업과 관련한 미투 분쟁이 입법을 통해 원만히 해결되길 기대해 봐야할 것 같습니다.